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商标圈导读：商标法所称商标代理机构，包括经工商行政管理部门登记从事商标代理业务的服务机构和从事商标代理业务的律师事务所。
商标代理机构申请代理服务以外的商品服务项目：知识产权代理、知识产权咨询、知识产权许可、知识产权评估、知识产权研究、知识产权调查...等应否不予受理？
近日，北京高院作出二审判决，如下：
案号：
一审:(2015)京知行初字第3416
二审:(2017)京行终3116号
关联案号：
(2017)京行终3117号
(2017)京行终3118号
(2017)京行终3119号
二审合议庭：
周波 俞惠斌 苏志甫
裁判观点：
商标局认为：
申请商标指定使用的服务项目为第45类知识产权代理...等，指定的商品/服务项目不符合《中华人民共和国商标法》第十九条和《中华人民共和国商标法实施条例》第八十七条的规定，对上述申请不予受理。
一审法院认为：
商标法第十九条第四款对于申请注册的商标系商标代理机构自用还是以牟利为目的进行注册未作区分。因此，无论商标代理机构是基于何种目的进行的注册申请，只要是在代理服务之外的商品或服务上进行的注册申请，均属于该条款禁止的情形。申请商标指定使用在第45类知识产权代理等服务上，显然并不属于商标代理服务的内容。
二审法院认为：
申请人属于商标法实施条例规定的商标代理机构，其申请注册商标应当按照商标法第十九条第四款的规定，仅限于在代理服务上申请注册商标，不得在其商标代理服务之外注册其他商标，在代理服务以外的其他商品和服务上申请注册商标的，商标局依法不应予以受理。本案中，申请商标指定使用在第45类知识产权代理等服务上，上述服务内容显然并不属于商标法实施条例第八十三条规定的商标代理服务，因此，作为商标代理机构的上专所提出申请商标的注册申请，不符合商标法第十九条第四款的规定。
附判决书：
北京市高级人民法院
行政判决书
(2017)京行终3116号
上诉人（原审原告）上海专利商标事务所有限公司，住所地上海市徐汇区桂平路435号。
法定代表人王宏祥，总经理。
委托代理人倪晔，上海市一平律师事务所律师。
被上诉人（原审被告）国家工商行政管理总局商标局，住所地北京市西城区茶马南街1号。
法定代表人刘俊臣，局长。
委托代理人王鹏静，国家工商行政管理总局商标局干部。
委托代理人张*忠，国家工商行政管理总局商标局干部。
上诉人上海专利商标事务所有限公司（简称上专所）因其他商标行政纠纷一案，不服北京知识产权法院（2015）京知行初字第3416号行政判决，向本院提起上诉。
本院于2017年6月21日受理后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。
北京知识产权法院查明：
2014年8月28日，上专所向国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）提出第15244245号“上专”商标（简称申请商标）的注册申请，指定使用的服务项目为第45类：知识产权咨询、知识产权代理、知识产权许可、法律研究、诉讼服务、计算机软件许可（法律服务）、域名注册（法律服务）、为法律咨询目的监控知识产权、个人背景调查、知识产权评估、知识产权研究、知识产权调查。
2015年2月4日,商标局发出编号为×××的《商标注册申请不予受理通知》，以上专所指定的商品/服务项目不符合《中华人民共和国商标法》（简称商标法）第十九条和《中华人民共和国商标法实施条例》（简称商标法实施条例）第八十七条的规定为由，对上述申请不予受理。
上专所不服该通知，提起行政诉讼，请求法院判决撤销商标局作出的上述通知。
在诉讼过程中，上专所提交了以下证据：
1、中国专利局文件（84）国专发计字第152号，国家经委、中国专利局“关于处理外国人申请专利的优先权和建立第二个涉外专利代理机构的请示”，证明上专所作为中国第二个涉外专利代理机构，成立于1984年，至今已有三十年历史。
2、国家工商行政管理局文件“工商[1990]233号”，证明上专所在1990年即被指定为涉外商标代理组织。
3、上海市机构编制委员会沪编[1993]74号“关于同意上海专利事务所更名的通知”，证明上专所于1993年更名为上海专利商标事务所。
4、国家工商行政管理局文件“工商标字[1999]32号”，证明上专所在1999年即被批准开展国内商标代理业务。
5、上海科学院沪科元[2002]第61号“关于确认上海专利商标事务所改制为上海专利商标事务所有限公司的批复”，证明上专所从2004年开始使用现名。
6、上专所“关于更改上海专利商标事务所英文名的报告”，证明上专所从1996年开始使用Shanghai Patent & Trademark LawOffice作为名称。
7、上海市著名商标证书及6342909号商标注册证，证明上专所的SPTL及图商标经过长期广泛使用已具有很高知名度。
8、商标代理机构证书，专利代理机构注册证，科技咨询证书，上海市技术交易服务许可证，证明上专所具备商标代理资质、专利代理资质、科技咨询资质(包括技术转让、技术中介等)、技术交易服务资质。
9、2008年3月8日上专所向客户提交的商标使用调查报告，证明上专所实际提供商业调查服务。
另查，上专所的《企业法人营业执照》中所载明的“经营范围”包括：“为中外客户提供专利代理、商标代理、著作权代理及其他知识产权保护代理服务、知识产权方面的法律咨询、法律事务服务”。
在本案审理过程中，针对商标法第十九条第四款的理解和适用问题，北京知识产权法院向相关研究机构征求意见，并收到来自中南财经政法大学知识产权研究中心、西南政法大学知识产权研究中心、华东政法大学知识产权法律与政策研究院、中国政法大学无形资产管理研究中心、北京务实知识产权发展中心五家机构的反馈意见。
北京知识产权法院认为：
商标法第十九条第四款明确指出，商标代理机构仅可以在“代理服务”上“申请商标注册”，在除此之外的其他商品或服务上则不得申请注册其他商标。因该条款中对于申请注册的商标系商标代理机构自用还是以牟利为目的进行注册未作区分。因此，无论商标代理机构是基于何种目的进行的注册申请，只要是在代理服务之外的商品或服务上进行的注册申请，均属于该条款禁止的情形。
本案中，申请商标指定使用在第45类“知识产权咨询、知识产权代理、知识产权许可、法律研究、诉讼服务、计算机软件许可（法律服务）、域名注册（法律服务）、为法律咨询目的监控知识产权、个人背景调查、知识产权评估、知识产权研究、知识产权调查”服务上，上述服务内容显然并不属于商标代理服务的内容，因此，申请商标属于商标法第十九条第四款规定不予注册的情形。
综上，北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，判决：驳回上专所的诉讼请求。
上专所不服原审判决，向本院提起上诉，请求：撤销原审判决，依法改判支持其原审诉讼请求。
理由是：
1、原审判决对于“代理”的解释错误，违反了商标法第一条和第四条的规定；
2、上专所不仅仅是商标代理机构，商标法第十九条第四款不能限制上专所作为其他主体时的商标申请权。
3、商标局没有任何理由对上专所的注册申请不予受理。
商标局服从原审判决。
本院经审理查明：
原审查明的事实清楚，有申请商标注册申请书、企业法人营业执照、上专所提交的证据、研究机构征求意见回函及当事人陈述等证据在案佐证，本院予以确认。
本院认为：
《中华人民共和国行政诉讼法》第六条规定：“人民法院审理行政案件，对行政行为是否合法进行审查。”
商标法第十九条第四款规定：“商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标。”商标法实施条例第八十三条规定：“商标法所称商标代理，是指接受委托人的委托，以委托人的名义办理商标注册申请、商标评审或者其他商标事宜。”第八十四条第一款规定：“商标法所称商标代理机构，包括经工商行政管理部门登记从事商标代理业务的服务机构和从事商标代理业务的律师事务所。”第八十七条规定：“商标代理机构申请注册或者受让其代理服务以外的其他商标，商标局不予受理。”
根据上专所提交的国家工商行政管理局批准文件，可以认定上专所属于商标代理机构；上专所的《企业法人营业执照》中亦载明，其经营范围包括为中外客户提供商标代理服务，因此，上专所属于商标法实施条例规定的商标代理机构，其申请注册商标应当按照商标法第十九条第四款的规定，仅限于在代理服务上申请注册商标，不得在其商标代理服务之外注册其他商标，在代理服务以外的其他商品和服务上申请注册商标的，商标局依法不应予以受理。
本案中，申请商标指定使用在第45类“知识产权咨询、知识产权代理、知识产权许可、法律研究、诉讼服务、计算机软件许可（法律服务）、域名注册（法律服务）、为法律咨询目的监控知识产权、个人背景调查、知识产权评估、知识产权研究、知识产权调查”服务上，上述服务内容显然并不属于商标法实施条例第八十三条规定的商标代理服务，因此，作为商标代理机构的上专所提出申请商标的注册申请，不符合商标法第十九条第四款的规定。
商标局对申请商标的注册申请不予受理并无不当。原审判决的相关认定亦无不当，本院予以维持。上专所的上诉理由缺乏事实和法律依据，本院不予支持。
综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，审理程序合法，本院予以维持。上专所的上诉理由不能成立，对其上诉请求，本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第（一）项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
一、二审案件受理费各一百元，均由上海专利商标事务所有限公司负担（均已交纳）。
本判决为终审判决。
审 判 长 周 波
审 判 员 俞惠斌
审 判 员 苏志甫
二 ○ 一 七 年 七 月 二 十 六 日
书 记 员 金萌萌
来源：北京高院，商标圈编辑
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