在先商标使用人的继受者，是否享有商标在先使用抗辩权？

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我们都知道，企业（商家）在经营过程中，会遇到各种各样的商标难题，其中，商标在先使用权就常常成为企业（商家）与企业（商家）之间相互掐架的矛头。

下面这个典型案例，就是如此。

南通远程船务有限公司（以下简称远程公司）于2013年成功注册商标，该商标被核准使用在第18类手提旅行包（箱）、钱包（钱夹）、背包、公文包、旅行用具（皮件）上，然后，远程公司在公文包、票夹等产品上使用其注册商标。

2001年，博格西尼服饰公司转让得来了“博格西尼”和“BOGEASENI”2个注册商标，均核定使用在第25类服装、衬衫等产品上。博格西尼服饰公司长期在男装、箱包、皮具等产品上使用上述商标。

2009年，博格西尼服饰公司与他人共同出资设立上海博格西尼企业发展有限公司（以下简称博格西尼发展公司），并于2010年将“博格西尼”和“BOGEASENI”2个商标，转让给博格西尼发展公司（二次转让）。但博格西尼发展公司在受让上述商标后，并未进行实际使用。

博格西尼服饰公司于2011年、2012年先后与第一八佰伴公司签订《联销续签合同》，设立专柜销售博格西尼品牌的男装、皮包等产品。2014年6月，博格西尼服饰公司注销。

2015年3月，由博格西尼发展公司（续签公司有变）与第一八佰伴公司签订《联销续签合同》，继续在原专柜从事之前的经营活动（与前合同一致）。

远程公司作为原告，将博格西尼发展公司（被告）告到了上海市浦东新区人民法院，原因为被告在八佰伴商场销售的皮包产品上使用“BOGEA SENI”商标，侵害了原告的注册商标专用权，然后诉请法院判令被告停止侵害，并赔偿损失。被告以商标在先使用为由进行抗辩，认为其有权在原有范围内继续使用被控侵权标识。

法院认为，被告作为博格西尼服饰公司的继受者有权主张商标先用权抗辩，在先使用的商标在服装、皮包等产品上经过长期使用已经具有一定的影响力，被告使用被控侵权标识未超出原有使用范围，其商标先用权抗辩成立，遂判决驳回远程公司的诉请。原告不服，提起上诉，上海知识产权法院二审维持原判。

商标法规定，具有在先商标在先使用人本人之外的主体，其是否有权主张商标在先使用抗辩，需要在维护商标注册制度稳定的框架下，对商标先使用人和注册商标专用权人之间的利益进行平衡。在商标注册人申请商标注册之后，在先商标使用人再进行商标许可或转让，该被许可人和受让人原则上无权主张商标在先使用抗辩，但在先商标使用人的业务继受者可主张商标在先使用抗辩。

被告所使用的商标在原告还未注册商标的申请日之前，就已经在该商标注册核定使用的商品或服务或者类似商品或服务上善意连续地使用与注册商标相同或者近似的商标的，该商标使用人有权继续在原商品或者服务上使用该商标。

在该典型案件中，2014年，博格西尼服饰公司注销后，2015年，由被告与第一八佰伴公司续签《联销续签合同》，继续在原专柜从事经营活动。显然，在博格西尼服饰公司注销后，被告承继了博格西尼服饰公司的业务。如前所述，在先商标使用人的继受者享有商标在先使用抗辩权，故本案中博格西尼发展公司作为博格西尼服饰公司的继受者，其有权主张商标在先使用抗辩。

►►►►延伸阅读

在原告申请注册该商标之前，被告并未在皮包产品上使用被控侵权标识，在皮包类产品使用在先商标的主体是博格西尼服饰公司，被告作为博格西尼服饰公司的继受者，其是否有权主张商标先使用抗辩，涉及如何界定商标在先使用的主体范围。

这里需要关注的要素：

● 商标在先使用制度的立法目的和价值

商标法规定，商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标。

法律对在先商标使用人的范围未作出进一步的限定，商标在先使用人本人在原有范围内继续使用商标自无异议，但商标受让人、被许可人以及商标权人的业务承继者是否有权主张商标在先使用抗辩，这一问题需要用建立商标在先使用制度的目的来进行判断。

设立商标在先使用制度并非是要赋予商标在先使用人与注册商标权人同等的权利，而是为了弥补商标注册制度的缺陷，适度维护商标在先使用人的利益。对于商标在先使用人本人之外的主体（被告就是），其是否有权主张商标在先使用抗辩，同样需要在维护商标注册制度稳定的框架下，对商标在先使用人和注册商标专用权人之间进行利益平衡。

●  商标在先使用抗辩主体范围的界定

商标在先用使用人本人之外的主体主张先用权抗辩，一般包括商标被许可人、受让人以及在先商标使用人的继受者。

商标在先用使用人本人之外的主体主张先用权抗辩，一般包括商标被许可人、受让人以及在先商标使用人的继受者。

通常情况下，在商标注册人申请商标注册之后，在先商标使用人再进行商标许可，原则上被许可人无权再主张商标在先使用抗辩。

但就商标在先使用人的继受人而言，则应允许其主张商标在先使用抗辩。

因为，一方面，商标在先使用制度既是对善意的商标在先使用人利益的一种适度维护，也是对既存的商标市场秩序的一种维护。另一方面，商标在先使用人的继受者本质上并不是对商标在先使用权的受让，而是对商标在先使用人实体业务的承继，在此情况下允许继受者主张商标在先使用通常并不损害注册商标权人的利益。

在综合考量注册商标权人利益和商标在先使用人利益的情况下，应当允许商标在先使用人的继受者主张商标在先使用抗辩。从比较法上看，有些国家商标法也明文规定，在先商标使用人的业务继受者享有商标在先使用抗辩权。

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